?2019年9月23日，最高人民法院就“本田案”作出再審判決，否定以往在“PRETUL案”和“東風案”中的裁判觀點，認定貼牌加工構成商標侵權。判決一出，引發學界、實務屆對“商標性使用”的激烈討論。

“商標性使用”是商標權能產生和得以維持的前提和基礎，借此契機，筆者擬對貼牌加工是否屬于“商標性使用”分享一些淺知拙見。

貼牌加工與“商標性使用”貼牌加工，即OEM（OriginalEquipmentManufacturer），也稱“定牌加工”、“代工生產”、“三來加工”（即來料加工、來樣加工、來件加工），一般指國內加工廠接受境外商標權利人或其被許可人的委托，生產指定商標的商品，所有成品以出口的方式全部交付境外委托人并由境外委托人給付報酬的模式。

但在成品交付境外委托人的過程中，因附加的商標與在出口海關備案的國內注冊商標相同或近似，而被出口海關扣押并被國內注冊商標權利人起訴至法院，此時，貼牌加工是否構成“商標性使用”是認定貼牌加工是否侵權的必要條件。

涉外貼牌加工的特殊性與實踐爭議自2001年以來，有關涉外貼牌加工商標侵權問題的典型案件至少有16起，存在一定的“類案不同判”現象；其中，有6起案例在二審或再審程序中出現了“同案不同判”的情況。我國涉外貼牌加工商標糾紛案(2001—2019年)[1]

我們選取幾則典型案例，對貼牌加工是否屬于“商標性使用”予以詳細分析。

（一）法院認為貼牌加工不屬于“商標性使用”的典型案例

1.鱷魚案[2]

法院認為，商標法的商標使用，應當是為了實現商標功能的使用。商標最主要的功能是識別，只有商品進入了流通領域，商標的識別功能才得以發揮；商標不進入流通領域，商標只不過是一種裝飾，無所謂識別問題。因此商標法上的商標使用，應當是與商品流通相聯系的使用行為。

瑞田公司所加工產品全部出口，并不在中國市場上銷售，因此，在中國境內，上述吊牌、領標不具有識別商品來源的功能。加工方按照委托方的要求，將商標貼附于加工之產品上，就其性質而言，屬于加工行為，不是商標法意義上的商標使用行為。

2.東風案[3]

根據原審法院查明的事實，常佳公司與印尼PTADI公司簽訂委托書接受該公司委托，依據印尼PTADI公司合法擁有的商標權生產柴油機及柴油機組件，并將產品完全出口至印度尼西亞銷售。在常佳公司加工生產或出口過程中，相關標識指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標在國內市場上的正常識別區分功能，不會導致相關公眾的混淆誤認。

（二）認為貼牌加工屬于“商標性使用”的典型案例

1.本田案[4]

法院認為，商標使用行為是一種客觀行為，通常包括許多環節，如物理貼附、市場流通等等，是否構成商標法意義上的“商標的使用”應當依據商標法作出整體一致解釋，不應該割裂一個行為而只看某個環節，要防止以單一環節遮蔽行為過程，要克服以單一側面代替行為整體……因此，在生產制造或加工的產品上以標注方式或其他方式使用了商標，只要具備了區別商品來源的可能性，就應當認定該使用狀態屬于商標法意義上的“商標的使用”。

本案中，相關公眾除被訴侵權商品的消費者外，還應該包括與被訴侵權商品的營銷密切相關的經營者。本案中被訴侵權商品運輸等環節的經營者即存在接觸的可能性。而且，隨著電子商務和互聯網的發展，即使被訴侵權商品出口至國外，亦存在回流國內市場的可能。

2.Speedo案[5]

法院認為，商標使用行為是一種客觀行為，不應因為使用人的不同或處于不同的生產、流通環節而作不同的評價。在涉外貼牌加工行為中，作為生產環節的貼牌行為系典型的將商標用于商品上的行為，屬于商標使用行為。鼓勵貼牌加工產業自創品牌、培育品牌競爭優勢亦符合我國目前的貿易產業政策和知識產權保護政策；且商標法律制度的根本宗旨是保護商標專用權，在涉外貼牌加工案件中充分保護在我國注冊使用的商標，符合我國商標法律制度的立法宗旨。

3.ROADAGE案[6]

即使被訴侵權產品系進入該境外市場，但于遜剛注冊商標核準使用的商品也銷往同一境外市場，故足以使相關公眾產生混淆誤認，客觀上勢必導致國內商標權人利益之實質損害。綜上審查分析，容大公司在類似商品上使用與涉案權利商標相同或相近似的商標標識，屬于商標意義上的使用行為，構成商標侵權。

除上述三起民事案件外，在商標撤三行政訴訟中，商評委、北京知產院和北京高院則清一色認為貼牌加工行為屬于“商標性使用”。如在國際注冊第1018645號“POWERFIX”商標撤銷復審案[7]中，商評委意見為“雖然貼牌加工的商品并未在中國大陸市場流通，但是商品的生產加工行為發生在中國大陸，生產者將商標附著于商品的行為具有使之區分商品來源的真實意圖”，屬于積極使用商標的行為；在明季私人有限公司與商評委撤銷復審行政案二審判決[8]中，北京高院認為雖然商品在中國生產加工后直接出口國外，未在中國大陸市場流通，但仍然屬于積極激活商標，并不存在擱置和浪費商標資源的行為。

對貼牌加工是否屬于“商標性使用”的理解從司法判例中我們可以看到，法院認定貼牌加工行為不侵犯商標權的理由主要是：基于商標權的地域屬性，涉案產品貼附的商標在國內市場并未發揮該作用，僅在境外銷售地具有識別商品來源作用，故不屬于商標性使用，也無法對權利人的商標聲譽造成損失，因此不會損害權利人在國內的利益。

而認定貼牌加工行為侵犯商標權的主要理由為：在涉外貼牌加工行為中，作為生產環節的貼牌行為系典型的將商標用于商品上的行為，屬于商標使用行為。根據商標地域性原則，境外注冊在我國并不受保護，同時我國商標法并未規定“相關公眾”僅限于國內公眾。在貿易全球化背景下，即使貼牌加工的商品全部出口，也存在回流至國內市場的可能，故也有可能造成國內消費者的混淆。

由此可見，加工企業貼附商標標識的行為是否屬于“商標性使用”是法院判決是否構成侵權的主要根據。筆者總體偏向于貼牌加工行為不構成“商標性使用”，主要出于以下三點理由。

首先，國內加工廠向境外委托人交付商品后，商品的流向就已不在國內加工廠的控制范圍之內，如果因商品存在回流國內市場的可能使其承擔侵權責任，顯然苛之過巨；

其次，商標權的地域性決定了即使貼牌加工的商品造成境外消費者的混淆，也已超出了國內注冊商標的保護范圍，也即“相關公眾”的概念應理解為中國境內的消費者和相關經營者；

再次，境外委托方在進口國具有注冊商標時，其本身即足以排斥國內商標注冊人以相同或近似商標進入該國，故不存在對國內商標注冊人造成損害的可能性。

然而，貼牌加工不屬于“商標性使用”的理解不可能過于絕對化，適用不能機械化，而應結合具體的案情綜合分析。比如，某一品牌已經具有一定知名度但暫無進入中國市場的打算也未在中國注冊商標，著眼于中國的勞動力市場而委托中國境內的工廠生產并全部出口海外市場。一些搭便車者（free-rider）獲悉這一品牌后，惡意搶先在中國申請注冊并在海關備案，待海關扣貨后以商標侵權訴訟相要挾，企圖高價出售商標。此時，法院以貼牌加工不屬于“商標性使用”駁回搭便車者的訴訟尚顯合理、公正。

相反，如果國內加工廠實際生產中并未規范地使用境外委托人的注冊商標，如“本田案”中委托人的境外商標是HONDAKIT，但被告實際生產中突出放大使用HONDA；在“ROADAGE案”中，被告使用了國內商標權利人的其他商標，已具有明顯攀附國內商標知名度的惡意，此時如果還堅持以貼牌加工不構成“商標性使用”為由判定被告不承擔侵權責任，明顯有失公允。

筆者認為，在認定貼牌加工行為是否構成商標侵權時，可以重點考慮以下幾個要素：

?加工方能否提供完整有效的授權鏈：原因在于貼牌加工不構成商標侵權的原則只能對善意接受境外委托人訂單的國內加工廠在一定限度內認定不屬于侵權，不能無限延伸到其他從事出口貿易的企業。即在具體案件中，被告不能僅以商品出口海外進行抗辯，必須提供境外委托人的授權文件，如境外商標證明、委托加工合同、授權書、付款證明等必要材料；

?加工方是否根據境外注冊商標嚴格規范使用：就貼牌加工的貿易模式而言，境外委托人屬于直接使用人，而國內受托工廠屬于幫助生產者。也即就算認定貼牌加工屬于商標侵權，境外委托人才是直接侵權人，受托方至多屬于間接侵權者。如果法院能夠查明國內受托工廠已經盡到了必要的注意義務，則主觀上不存在侵權惡意，不應承擔侵權責任。必要注意義務可以體現為對授權文件的審查，也可以反映在以下兩個方面：（1）對國內較高知名度的商標，尤其是馳名商標進行避讓；（2）受托工廠應當嚴格、規范實施受托生產行為，不得對商標進行變形使用，如本田案中突出使用“HONDA”，也不得超出訂單范圍或者境外商標的核準商品范圍，實施生產行為；

?商品出口以前是否曾因故意或過失流入國內市場；如果貼牌加工的商品在生產和出口過程中實際流入了中國市場銷售，則構成新的事實，另行判斷是否構成商標侵權。參考浙江省高院、浙江省檢、浙江公安廳聯合發布的《關于辦理涉外定牌加工等侵犯知識產權刑事案件有關法律適用問題的會議紀要》，“對境內受托方超出涉外訂單范圍生產該注冊商標的商品，且確有充足證據證實已在或將在境內銷售的部分，由于已侵犯或勢必會侵犯境內相關權利人的商標專用權，如符合入罪標準，則可以假冒注冊商標罪定罪處罰”；

?當前的國際經濟政治形勢等。中國原本作為世界工廠，每年會接受大量涉外貼牌加工的委托訂單，符合中國經濟發展的階段性要求，幾乎每一個貼牌加工判決都會在說理部分寫下一大段關于國內外貿政策導向的論述。客觀上來說，如果絕對化地認為貼牌加工屬于商標侵權，可能直接斷了眾多國內加工廠的財路。筆者揣測，如今最高院推翻原先的判決思路，因為近年來執政黨不斷提出經濟增長應從高速發展轉變為高質量發展，所以低端的貼牌加工已經不再重視。同時受中美貿易戰影響，從中央到地方關于加強知識產權保護，嚴懲知識產權侵權的意見不斷涌現，具有明顯攀附知名商標知名度的貼牌加工行為將難逃追責。

(本文根據是軼群律師在星瀚律師事務所內部學習會上的分享內容整理而成，實習生倪佳純對本文亦有貢獻。)

[1]賴利娜、李永明：《涉外貼牌加工商標糾紛案件的侵權認定研究——以2001—2019年的典型案例為樣本》，載《知識產權》2020年07期。

[2](2012)魯民三終字第81號

[3](2016)最高法民再339號

[4](2019)最高法民再138號

[5](2014)浙知終字第25號

[6](2016)浙民再121號

[7]商評字[2020]第0000038388號撤銷復審決定書

[8]（2016）京行終4613號文：是軼群

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